viernes, 8 de julio de 2011

LA DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN MÉXICO

LA DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN MÉXICO.

Fernando SOLER AGUILAR.*

SUMARIO: I. Notas introductorias. II. La marca notoriamente conocida en la doctrina. III. La marca notoriamente conocida en México. IV La declaratoria de marca notoriamente conocida en México. V. Comentarios finales.

I. NOTAS INTRODUCTORIAS.

El derecho de la propiedad intelectual es una rama jurídica considerada en nuestro país como una disciplina novedosa que ha tenido mayor auge en los últimos años como consecuencia del avance de los medios de comunicación y del consecuente intercambio internacional de mercancías que ha caracterizado al fenómeno de la globalización.

A través del presente trabajo, nos ocuparemos del análisis del régimen jurídico de protección de las marcas notoriamente conocidas en México que, como consecuencia del fenómeno que se ha descrito adquiere mayor trascendencia en la actualidad al regular de forma concreta el activo intangible base de las empresas, a saber, la marca con la que el público consumidor las identifica en el mercado y que substancialmente constituye el elemento fundamental por virtud del cual toma su decisión de comprar un producto determinado o de contratar la prestación de un servicio específico, entre el universo de competidores a nivel nacional e internacional que crece día con día.

En un mercado de libre competencia, donde el Estado busca no obstaculizar la actividad económica, resulta evidente la necesidad de contar con esquemas generales de protección que sin crear distorsiones en el mercado, permitan la coexistencia de las empresas y a la vez garanticen la protección de las inversiones económicas que han hecho en promoción o publicidad para colocar el signo distintivo que las caracteriza en la mente del público consumidor y con ello, evitar en la medida de lo posible, el aprovechamiento no autorizado de este valor agregado, por quien no tiene derecho a ello.

1. Marca

El signo distintivo por excelencia es la marca, sobre el particular, el ministro Genaro David Góngora Pimentel,[1] señala que la palabra marca en singular, proviene del alemán mark. Y se trata de una señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una persona, por ejemplo: en un esclavo, para distinguirlo o saber a quién pertenece.

Desde el punto de vista técnico, el mismo autor indica que las marcas:

son los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquéllos medios capaces de representarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma especie o clase[2].

Derivado de la función de identificación del origen de los productos y servicios, la marca tiene la ventaja de asegurar el control de la imagen y la calidad, lo que le confiere un lugar preponderante en el mercado respectivo. En todo caso, los derechos de propiedad industrial deben necesariamente conciliar las reglas de la libre concurrencia y de la libre circulación de mercancías.[3]

En la mayoría de los países de tradición francesa, se han desarrollado sistemas de protección por virtud de los cuales el derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro. Aunque con el paso del tiempo, se ha diluido este requisito, en general, el nivel de protección de las marcas registradas es mayor que el de las marcas no registradas, mismas que si bien es cierto son objeto de cierto grado de protección, no menos cierto es, que sólo en casos excepcionales, y a menos de que cumplan con los requisitos específicamente determinados por las legislaciones respectivas[ep1] .

Desde el punto de vista legal, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, define a la marca en los siguientes términos:

Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

De lo anterior, podemos desprender dos aspectos fundamentales: el primero, que en nuestro país la legislación sólo reconoce como marca a los signos visibles, por lo que quedan excluidas las marcas sonoras, olfativas o dinámicas que si son objeto de protección en otros sistemas y el segundo, que los signos visibles deben contar con carácter distintivo, para que cumplan con su función: distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Por otro lado, no hay que perder de vista que en concordancia con la tradición francesa, la parte final del artículo 87 de la Ley de la materia establece que el derecho al uso exclusivo de marcas, se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

2. Clasificación de las marcas

Según el Doctor David Rangel Medina,[4] las marcas se pueden clasificar de la siguiente manera:

a) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, pueden ser marcas de productos y marcas de servicios.

b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio o marcas de agricultura.

c) Desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. Pero si dicha forma es tridimensional, tienen volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etcétera. Por último, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades mencionadas.

3. Funciones de la marca

A decir del maestro Jorge Otamendi,[5] las marcas tienen las siguientes funciones:

a) Indicación de origen.- Tradicionalmente, la marca identificaba el origen del producto, al tiempo que servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto. Así, en los Estados Unidos de América, el término trademark no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante, y en Francia, la marca no era más que el medio que garantizaba el origen o la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compraban.[6]

Sin embargo, en la actualidad el concepto descrito ha sido superado, al advertir que el público consumidor en la mayoría de los casos ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere.

b) Distinción de productos y servicios.- Constituye la verdadera y única función esencial de la marca ya que en la actualidad el fabricante del producto no necesariamente coincide con el titular de la marca. En este sentido, el signo distintivo servirá para elegir el producto entre varios de su misma especie o clase y para volver a adquirirlo. Hecho del cual se desprende la necesidad de que la marca sea distintiva.

c) Garantía.- Aunque en la actualidad se ha colocado en segundo término, la marca garantiza una calidad uniforme en los productos o servicios que ampara, sin que ello signifique necesariamente excelencia y tampoco una obligación legal para su titular de conservarla con el paso del tiempo.

d) Publicidad.- En principio, la marca constituye el único nexo entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, pues es a través de la misma que se hará acreedor de la aceptación del público consumidor, sin embargo, ello no será posible a menos de que la marca sea conocida, extremo que corresponde alcanzar a su titular.

4. Principios de especialidad y de territorialidad

Los principios fundamentales que rigen a las marcas se caracterizan a continuación:

A. Principio de especialidad.- La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que fue creada. De lo anterior, surge la regla general de que la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier producto o servicio, toda vez que el alcance de la marca se limita a los productos o servicios para los que fue registrada. De lo que se desprende que en principio, la misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios diferentes. [7]

B. Principio de territorialidad.- Es aquél según el cual el ámbito de validez del registro de una marca corresponde y coincide con el territorio nacional; sus efectos no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.[8]

Una vez establecido lo anterior, podemos afirmar válidamente que estas dos características son propias a las marcas registradas, en contrapartida a las marcas notorias que se describen en el siguiente apartado.

II. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN LA DOCTRINA.

1. Marca notoria.

Debemos partir de la premisa de la existencia de una marca para poder atribuirle la característica o calidad de notoriedad. En este sentido, no hay que perder de vista que marca notoria o notoriamente conocida es un concepto jurídico compuesto integrado por el concepto tradicional de la marca, que resulta ser una figura de protección base en materia de propiedad industrial, independiente del concepto de notoriedad relativo a una calidad, cualidad o característica que se le puede atribuir al signo distintivo en comento.

En este sentido, hemos expuesto con antelación el concepto doctrinario de marca, por lo que una vez que se tiene conocimiento del mismo estamos en aptitud de exponer el de notoriedad.

Algunos sistemas nacionales de protección de marcas reconocen en primer plano al registro y en segundo, al uso como fuentes de protección; otros, favorecen el uso de la marca, sobre el registro.

Sin embargo, las prácticas comerciales que se dieron con el intercambio internacional de mercancías y que tuvieron mayor auge a partir de la Revolución Industrial, cuando el gran volumen de productos dejó satisfecho el mercado nacional, hicieron necesario colocar el resto de las mercancías más allá de las fronteras, por lo que se originó la necesidad de desarrollar un sistema internacional de protección de la propiedad industrial que se materializó en la firma del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.[9]

En este contexto, con el paso del tiempo se advirtió la existencia de abusos registrales por parte de nacionales, que al tener conocimiento de la notoriedad de una marca en un país determinado procedían al registro en su país de origen, independientemente de que la marca respectiva tuviera presencia en ese mercado, pero que provocaba una distorsión o abuso injustificado, ya que por un lado, lo legitimaba para aprovecharse del prestigio comercial del titular de la marca en el extranjero (que había rebasado fronteras), y por el otro, al momento en que ese mismo titular de la marca notoria pretendía entrar al mercado de referencia se veía impedido al uso de su signo distintivo en un nuevo territorio, por registro nacional previo.

Para Jean-Christophe Galloux,[10] la definición de marca notoria no es legal sino doctrinaria: “Una marca es calificada de notoria cuando es conocida por una gran parte del público”.

Sin embargo, la notoriedad debe ser probada. Y para ello, según el mismo autor,[11] se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

a) La antigüedad de la marca,

b) El volumen de la marca,

c) Los esfuerzos publicitarios para que se conozca o se sostenga, y

d) Los sondeos.[12]

El reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo tiene como efecto la derogación de la regla de la territorialidad. Y además, la marca notoria se protege sin necesidad de registro, al oponerse al registro del mismo signo por un tercero o demandar la nulidad de un registro otorgado en violación de sus derechos.

Dicha facultad constituye un correctivo al sistema de protección a través del registro destinado a imponer el respeto de la buena fe.[13]

Sin embargo, la notoriedad no rompe el principio de especialidad, pues sólo es posible apropiarse de una marca respecto de los productos o servicios que ampara. En consecuencia, se sujeta a la regla de que el derecho de uso exclusivo conferido por una marca registrada sólo tiene el efecto de evitar que los competidores utilicen el signo idéntico o semejante para designar los mismos productos o los mismos servicios, o productos o servicios similares.

En otros términos, la figura de la marca notoria se sujeta al principio que rige el derecho de una marca registrada, pues no permite una apropiación absoluta de un signo distintivo, sino relativa a ciertos usos específicamente determinados.

Lo anterior, sin perjuicio de que el titular de una marca notoria pueda oponerse a la utilización de su signo por un tercero para productos o servicios diferentes de aquéllos que protege a través de una acción de competencia desleal o parasitaria, cuando se actualiza el riesgo de confusión entre el público consumidor.

La jurisprudencia francesa ha definido a la marca notoria como una marca conocida por una gran fracción del público y que ejerce un poder de atracción propio independiente de los productos o servicios que protege. Por lo tanto, para convertirse en notoria, en general, la marca debe ser objeto de una explotación intensiva y durable, de esfuerzos publicitarios importantes y de un fuerte reconocimiento del público. [14]

Tal y como lo establece Manuel Duarte Barrera,[15] existen casos en que las marcas son notorias para determinado sector de la población, pero no para la generalidad; algunas marcas podrían ser notorias en un país determinado aunque en otros países no sean conocidas. Esto demuestra que no todo lo conocido mundialmente es notorio, ni todo lo notorio es mundialmente conocido.

No comprender el concepto de notoriedad, trae muchas veces como consecuencia, que se impida de manera injusta el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión o que se anule un registro que en su momento fue legalmente otorgado o incluso, en situaciones extremas, se persiga y sancione, de forma indebida, a usuarios de marcas nacionales al ser estimadas notorias por la autoridad competente, solamente por el hecho de tener conocimiento de la existencia de alguna marca idéntica o semejante en el extranjero.

Para determinar si una marca es notoria, se debe tener en cuenta el conocimiento que se tenga de ésta en un sector determinado del público en el territorio del país en que se reclama la protección, que sea el resultado de la promoción de la marca por su titular en el extranjero.[16]

En este contexto, podemos afirmar válidamente que una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público del país donde se reclama la protección, tiene conocimiento de su existencia derivado de su antigüedad, uso o inversión en publicidad por parte de su titular en el extranjero, lo que se traduce en un posicionamiento privilegiado en el mercado mundial, es decir, frente al resto de sus competidores, situación de hecho que la hace acreedora a una protección ampliada sin necesidad de registro.

2. Marca renombrada.

A decir del maestro Eduardo de la Parra Trujillo,[17] existe mayoritariamente una distinción entre la marca notoria y la marca renombrada; la primera de ellas, surgió por la necesidad de evitar abusos registrales, al abrir la posibilidad de anular registros nacionales por quien no tenía derecho a ellos y que acudía ante la autoridad marcaria de su país aprovechándose del esfuerzo empresarial del titular de la marca en el extranjero.

En este sentido, recomienda no perder de vista que, desde un punto de vista teórico, la marca notoria se caracteriza por:

a) Su aspecto cuantitativo, ya que es conocida por un amplio número de personas o por un gran sector de la población, y

b) Fue creada como medida para evitar abusos en el registro de marcas en un país determinado por quien no tenía derecho a ello al hacerlo en perjuicio del titular de la marca en el extranjero.

Por otro lado, afirma que la marca renombrada, se caracteriza teóricamente por los siguientes aspectos:

a) Su aspecto cualitativo, más que cuantitativo, ya que el público tiene la percepción de buena calidad del producto o servicio que identifica; es por ello que se afirma que cuenta con renombre, mismo que en muchas ocasiones se ve reflejado en el precio del producto o servicio, y

b) Se caracteriza por romper con el principio de especialidad, ya que hace imposible el registro o uso por un tercero para cualquier clase de producto o servicio; por lo tanto es acreedora a una protección reforzada.

En este contexto, es posible que una marca cubra los dos aspectos, pero no necesariamente, ya que puede ser que una marca sea notoriamente conocida pero no sea renombrada, al no ser reconocida o relacionada con productos o servicios de alta calidad.

Aunque la marca renombrada no cuenta con regulación expresa en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, algunos teóricos la colocan en el artículo 10 bis, relativo a la competencia desleal, donde se reconoce la extensión del campo de protección de las marcas incluso para productos diferentes a los que fue registrada, con la intención de impedir aprovechamiento del prestigio de una marca renombrada; sin embargo, se trata de una cuestión meramente interpretativa.

III. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN MÉXICO.

1. Antecedentes

La adopción de la figura de la marca notoria en México tuvo su origen en las reglas establecidas por el Convenio de París, apoyadas por la doctrina a través del Doctor David Rangel Medina, quien justificó la protección excepcional de estas marcas por las siguientes razones:

a) Porque el registro o el uso de una marca igual o similar que se prestara a confusión, equivaldría a un acto de competencia desleal;

b) Porque se puede considerar perjudicial ese registro para los intereses de los que pueden ser inducidos a error;

c) Por la necesidad de proteger el trabajo honesto;

d) Por el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos que son propiedad de otro, y

e) Porque el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos de un tercero ya que ante la seguridad que conceden los registros debe prevalecer el respeto a los derechos que otro hay adquirido por su trabajo.[18]

Antes de ser incluida expresamente en la legislación mexicana, la protección de las marcas notorias se dio a través de la aplicación directa del artículo 6 bis del Convenio de París por los tribunales mexicanos,[19] en una serie de juicios que iniciaron con el caso Bulova en el que se adoptó la regla de la notoriedad como fuente generadora de derechos,[20] y que a su vez fue el punto de partida para la emisión de diversas tesis jurisprudenciales que se ocuparon del tema.

Las nociones del caso Bulova fueron posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente conocidas como G.E., Cadillac, Sears, Singer, Sprite, Guerlain, Chanel, Gucci, Cartier, Budweiser, TDK, etcétera.[21] Y posteriormente, Chemise Lacoste, Pierre Balmain, Banana Republic o Fila.[22]

Tanto en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975[23] como en el primer texto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991,[24] se aludía a las marcas notoriamente conocidas, pero no fue sino hasta las reformas de 1994 a esta última ley,[ep2] [25] cuando se incorporó la protección de las marcas notoriamente conocidas con las características de privilegio sentadas previamente por la jurisprudencia.

En el primer párrafo de la fracción XV del artículo 90 reformado en 1994, encontramos los siguiente:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

(…)

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.[26]

A lo que antecede, se agregó el segundo párrafo, donde se determinó el concepto legal de marca notoriamente conocida, en los siguientes términos:

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Sobre el particular, Mauricio Jalife Daher afirma que:

debe tenerse en consideración que la Ley de la Propiedad Industrial dispensa a marcas notorias, no debe estimarse restringida únicamente a las que han alcanzado este rango a nivel internacional, sino que, si una marca adquiere reconocimiento, aun en el ámbito local, nada impide apelar a la misma clase de protección.[27]

Lo cual significa que, contrario a la doctrina, los titulares de marcas notoriamente conocidas en México tendrían la posibilidad de invocar este marco de protección aun cuando su signo distintivo no sea de origen extranjero, es decir, no rompa el principio de territorialidad, aspecto doctrinal que caracteriza a las marcas notorias; consideración que ha encontrado eco en el foro nacional.

Y el tercer párrafo, que determinó la regla probatoria en el tema que nos ocupa al señalar que:

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley. A saber, toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho. Sin perjuicio de otorgar valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o licenciatario.[28]

2. Mecanismos de protección

En el contexto legislativo descrito (texto vigente a partir de 1994), identificamos cuatro hipótesis de protección para los titulares de marcas notoriamente conocidas:

a) El oficio que contiene el resultado del examen de fondo en una solicitud de registro de marca donde se cita como impedimento a la propuesta, por identidad o semejanza en grado de confusión a una marca notoriamente conocida,

b) La resolución favorable a la solicitud de declaración administrativa de nulidad interpuesta por el titular de una marca notoriamente conocida, en contra de una marca registrada en México en contravención a lo dispuesto por la Ley,

c) La resolución favorable a la solicitud de declaración administrativa de infracción interpuesta por el titular de una marca notoriamente conocida, en contra de un tercero que usa en México como marca, las denominaciones, signos, símbolos o emblemas que la integran,

d) El registro de la marca notoriamente conocida, en todas las clases de productos y servicios que se desprenden de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza, para evitar que un tercero obtenga el registro de un signo distintivo idéntico o semejante en forma ilegítima en nuestro país, lo que no necesariamente es posible en la práctica.

Sin embargo, el elemento común que caracteriza a los actos emitidos por la autoridad en la materia arriba descritos, consiste en el hecho de que se sustentan en una estimación, que en el caso de los incisos a) y d), se circunscribe al criterio del examinador que conoce del asunto, pero que no necesariamente cuenta con elementos objetivos para ello; y en el caso de los incisos b) y c), en el resultado de la valoración del conjunto de medios de convicción ofrecidos por la solicitante para acreditar los extremos de su acción, en términos de los dispuesto por la Ley de la materia y la legislación adjetiva aplicable, pero que no rebasa a las partes contendientes.

Con lo anterior, el titular de la marca notoriamente conocida se veía obligado a acreditar en cada uno de los procedimientos contenciosos que iniciaba, la notoriedad invocada como elemento fundamental para la procedencia de su acción, pues las resoluciones administrativas en México no sientan precedente alguno, ni tienen carácter vinculante para la autoridad que las emite, aun y cuando se trate de asuntos semejantes.

IV. LA DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN MÉXICO.

1. Justificación

La principal razón por la cual se planteó la necesidad de reformar el marco normativo relativo a las marcas notorias en México fue que, si bien es cierto que tanto de la Ley de la Propiedad Industrial como de los tratados internacionales de los que forma parte nuestro país,[29] se desprenden claramente amplias reglas de protección para las marcas notoriamente conocidas, no menos cierto es que, al referirse a una estimación por parte de la autoridad competente, los tribunales nacionales han determinado que en algunos casos[ep3] , dicha estimación resultaba insuficiente a la luz del texto constitucional que nos rige, pues todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado.

En consecuencia, se hizo evidente la necesidad de establecer reglas al respecto, que permitieran en forma alternativa, la emisión de un acto administrativo por autoridad competente con las características antes descritas denominado: declaratoria de marca notoriamente conocida.

En este sentido, es justamente que, a petición de un grupo de empresas mexicanas transnacionales,[30] una comisión formada por abogados de empresa, de firmas especializadas, representantes del grupo mexicano de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual), y asesores de la Cámara de Diputados, estuvieron a cargo de la redacción de la iniciativa correspondiente.

2. Contenido

De la lectura de las disposiciones relativas a la declaratoria de marca notoriamente conocida en la Ley vigente,[31] advertimos los siguientes elementos:

a) La definición legal de una marca notoriamente conocida. (Artículo 98-bis párrafo primero)

b) La regla probatoria en materia de marca notoriamente conocida. (Artículo 98 bis párrafo tercero)

c) La definición de declaratoria de marca notoriamente conocida. (Artículo 98 bis-1)

d) El principio de impedimento de registro para la protección de marcas notoriamente conocidas, independientemente de que se encuentren registradas o declaradas. (Art. 98-bis-1 párrafo segundo)

e) El requisito de registro previo en México para obtener la declaratoria. (Artículo 98-bis-1 párrafo tercero)

f) El listado de datos que se deben aportar para obtener la declaratoria de notoriedad. (Artículo 98-bis-2)

g) La alcance, vigencia y efectos de la declaratoria. (Artículo 98-bis-3 párrafo primero)

h) La actualización de la declaratoria. (Artículo 98-bis-3 párrafo segundo)

i) Requisitos de la solicitud de declaración de notoriedad. (Artículo 98-bis-4)

j) Trámite, prevención y desechamiento de la solicitud de declaración de notoriedad (Artículo 98-bis-5)

k) Expedición o negativa de la declaratoria. (Artículo 98-bis-6)

l) Publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. (Artículo 98-bis-7)

m) Causales de nulidad de la declaratoria. (Artículo 98-bis-8)

n) Carácter accesorio. (Artículo 98-bis-1 párrafo tercero y 98-bis-8 último párrafo)

o) Regla de Transmisión. (Artículo 98-bis-9)

3. Procedimiento.

En términos de lo dispuesto por el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, para efectos de la declaratoria, una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma, y se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

En consecuencia, lo primero que corresponde determinar al solicitante es el supuesto jurídico en el que considera se coloca el signo distintivo que someterá a examen ante la autoridad competente, ya que si bien es cierto debe cubrir prácticamente los mismos requisitos, el alcance del análisis será distinto, en el primero de ellos, abarcará un sector determinado del público y en el segundo, a la mayoría del público consumidor.

La solicitud de declaración de notoriedad debe hacerse por escrito, con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en la Ley y su Reglamento, y estimamos que de la lectura integral de los dispositivos relativos a la declaratoria, se debe señalar como mínimo:

a) Los datos de identificación del solicitante: nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso, de su apoderado;

b) La marca y el número de registro correspondiente;

c) Los datos relativos a la notoriedad, y

d) Los documentos, generalmente poder y pago, así como los elementos probatorios que se acompañan.[32]

En este punto, consideramos que para hacer posible el acceso al sistema que se describe, sería necesario implementar una política flexible por parte del Instituto con relación a la exhaustiva lista de datos que se deben aportar para efectos de obtener la declaratoria, consistente en tener por satisfecho el requisito mínimo al momento de la presentación con su simple mención o señalamiento en sentido negativo o positivo; pero que al llevar a cabo el examen de los elementos, datos y documentos aportados, tendría que verificarse que, en su caso, el dato respectivo se sustenta en alguno de los medios probatorios permitidos por la Ley.

Una vez recibida la solicitud, verificado el pago de las tarifas correspondientes y efectuado el examen respectivo, si a juicio del Instituto, no quedaron satisfechos los requisitos legales o resultan insuficientes; prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, en un plazo de cuatro meses, con el apercibimiento de que en caso de no cumplir dentro del plazo, su solicitud será desechada.

El trámite concluye con la expedición de la declaratoria correspondiente o su negativa, misma que será notificada al solicitante, cuyo contenido incluirá los motivos y fundamentos de la resolución, entre ellos, la valoración de todos los elementos probatorios recibidos.

En general, los efectos de la declaratoria quedarán al prudente arbitrio de la autoridad administrativa, civil o penal ante la que sea presentada, pues se trata de un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida, subsisten en el tiempo en que el acto se emite.

En particular, el efecto es que se debe aplicar de manera expedita el impedimento previsto en el artículo 90 fracción XV de la Ley, previo agotamiento de las hipótesis específicas que al efecto se establecen:[33]

En este contexto, consideramos que la declaratoria por sí misma no constituye un nuevo sistema de protección, sino una figura que busca agilizar el funcionamiento de los mecanismos de protección de las marcas notoriamente conocidas que han sido descritos previamente.

Se afirma lo que antecede en virtud de que del texto legal que la regula se desprenden los siguientes elementos: surte efectos a nivel territorial, es decir, en toda la República; es meramente declarativa, no constitutiva de derechos; es opcional, pues corresponde al titular de la marca notoriamente conocida determinar si agota o no dicho trámite y los impedimentos para la protección de marcas notoriamente conocidas, se aplicaran con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas; es un accesorio de una o varias marcas registradas que sigue la suerte del principal, pues pierde su valor probatorio cuando el o los registros marcarios que le dieron origen se nulifiquen, caduquen o cancelen y para efectos de su transmisión, se considera ligada a los mismos; es temporal, pues la presunción que genera se sujeta a un periodo determinado de cinco años; no tiene efectos retroactivos, pues el Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones subsisten a partir de la fecha de su expedición y aunque es susceptible de actualización en cualquier tiempo, también puede ser anulada en igualdad de circunstancias, pues la Ley no señala un plazo determinado para tal efecto.

V. COMENTARIOS FINALES.

En vista la evolución legislativa que ha tenido el sistema de protección de la marca notoriamente conocida en nuestro país, desde el punto de vista académico, consideramos que la figura jurídica de referencia, se ha separado de las bases doctrinales que se describen en la primera parte de este trabajo, sin embargo, no hay que perder de vista que la reforma legal descrita se circunscribe a agregar un mecanismo de carácter opcional, paralelo a la estimación de marca notoriamente conocida preexistente, que teóricamente busca agilizar las diversas vías de protección de las marcas notoriamente conocidas en México, al pretender responder a una necesidad específica: los requerimientos de los tribunales nacionales en materia de fundamentación y motivación, y particularmente, por lo que hace a la cuestión probatoria relacionada con la notoriedad de la marca base de la acción, con lo que se abre la posibilidad de presentar la misma declaratoria en diversos procedimientos, ante las diversas instancias.

Otro punto importante es que la solicitud de declaratoria de marca notoriamente conocida será sometida a un procedimiento administrativo de carácter sui géneris, toda vez que constituye un híbrido entre el trámite administrativo meramente registral y el ejercicio de valoración y desahogo de pruebas por parte de la autoridad marcaria, aspecto característico de los procedimientos administrativos de carácter contencioso.

Es justamente en este sentido, y derivado del tercer párrafo del artículo 98 bis de la Ley de la materia relacionado con los artículos 1° y 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que llegamos a la conclusión de que acordar de conformidad la emisión de una declaratoria de marca notoriamente conocida, si bien es cierto tendrá que sujetarse a la obligación de aportar “los datos” respectivos, sustentados en pruebas; no menos cierto es que quedará al prudente arbitrio de la autoridad competente determinar la procedencia de la petición, apoyada en la idoneidad, alcance y valor probatorio de los medios de convicción ofrecidos por el gobernado para ese fin específico, sin prejuzgar sobre las acciones administrativas, civiles y penales que se pretendan apoyar en dicho documento.

En otras palabras, nuestro legislador buscó abrir una vía alterna a la estimación, a favor del titular de una marca notoriamente conocida en nuestro país; quien en legítimo ejercicio de su autonomía de la voluntad, actualmente tiene la opción de determinar si se somete o no al procedimiento en cita, previamente al inicio de las acciones de protección que considere oportunas, mismas que tendrá que iniciar ante las instancias administrativas, civiles y penales correspondientes o, en su caso, se apega al sistema tradicional, sustancialmente derivado del artículo 6 bis del Convenio de París, por las mismas vías y ante las mismas autoridades, pero sin que medie registro ni declaratoria, por lo que su petición, se sustentará en la estimación, sujeta al conocimiento del examinador de marcas respectivo o en las pruebas presentadas para acreditar los extremos de su pretensión, entre ellos el de la notoriedad del signo distintivo base de la acción, pero que en este último caso, sólo tendrá efectos entre las partes contendientes, hipótesis que ya existían y eran susceptibles de agotarse antes de la reforma objeto de análisis.

Máxime si tomamos en consideración que para la protección de marcas notoriamente conocidas, en términos del tratado internacional en cita, no es necesario su registro; cuando para obtener la declaratoria de notoriedad por parte del Estado Mexicano, se debe cumplir con dicha formalidad.

En teoría, el requisito indicado en el párrafo que antecede, se verá compensado al advertir que si bien es cierto, es territorial, declarativa, opcional, accesoria, temporal, sin efectos retroactivos, actualizable y anulable en cualquier tiempo; no menos cierto es que la titularidad de una declaratoria pretende contribuir a la agilización del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca notoriamente conocida ante las autoridades competentes de nuestro país, pues se trata de un acto administrativo expedido por la autoridad especializada en la materia que tiene presunción de validez de conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que generará mayor certeza jurídica respecto un punto medular de la litis planteada en cada asunto, al estar sustentada en datos respaldados por los medios de convicción admitidos por la Ley de la materia y contar con suficientes elementos de fundamentación y motivación, en cumplimiento con lo establecido por nuestro texto constitucional.


BIBLIOHEMEROGRAFÍA.

Alva Espinosa, Inti Alejandro, “La Nueva protección de marcas notorias y famosas en México conforme a las reformas de la Ley de la Propiedad Industrial”, Propiedad intelectual en la integración económica centroamericana, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), año 9, único número, enero-abril, 2005.

Dreyfus, Nathalie y Thomas, Beatriz, Marque, dessins & modèles. Stratégie de protection, de défense et de valorisation. 1 er. Edition, Delmas, París, 2003.

Galloux, Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 2e edition, Dalloz, París, 2003.

Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, 2002.

Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002.

Poullaud-Dulian, Frédéric, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, París, 1999.

Rangel Medina, David, Derecho intelectual, UNAM / McGraw-Hill, México, 1998.

Varios, Diccionario jurídico mexicano, t. I-O, Porrúa / UNAM, México, 2005,

Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad intelectual, Editorial Trillas, México, 2000.



* Especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

[1] Góngora Pimentel, Genaro David, Voz “Marcas”, en VV.AA., Diccionario jurídico mexicano, t. I-O, Porrúa / UNAM, México, 2005, p. 2464.

[2] Idem.

[3] Dreyfus, Nathalie y Thomas, Beatriz, Marque, dessins & modèles. Stratégie de protection, de défense et de valorisation, Delmas, París, 2003, p. 10.

[4] Rangel Medina, David, Derecho intelectual, UNAM / McGraw-Hill, México, 1998, pp. 62 y 63.

[5] Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, 4a. ed., Lexis Nexis / Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 8 a 11.

[6] Idem.

[7] Rangel Medina, David, ob. cit., p. 69.

[8] Idem.

[9] Del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.

[10] Galloux, Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 2a. ed., Dalloz, París, 2003, p. 445.

[11] Idem.

[12] La jurisprudencia francesa, se ha pronunciado en este sentido para una de las marcas más viejas consideradas como notorias, la marca LIBERTY que identifica telas y vestidos desde 1893: CA Paris, 5 de junio de 1986, Anales de la Propiedad Industrial, 1987, p. 189.

[13] Poullaud-Dulian, Frédéric, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, París, 1999, p. 574.

[14] Idem.

[15] Duarte Barrera, Manuel, “Protección de la marca notoria en la legislación guatemalteca”, http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R2A5/R2A5-A2_Proteccion_de_la_Marca_Notoria_en_la_Legislacion_Guatemalteca.htm

[16] Viñamata Paschkes, Carlos, La propiedad intelectual, Trillas, México, 2000. pp. 315 y 316.

[17] De la Parra Trujillo, Eduardo, “Apuntes de la asignatura Propiedad Intelectual en la Empresa tomados por Fernando Soler Aguilar, correspondiente al Plan de Estudios de la Especialización en Derecho Empresarial, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho, UNAM, México, 2007.

[18] Rangel Medina, David, ob. cit., p. 72.

[19] Artículo 6 bis del Convenio de Paris: “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición de uso de marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

[20] Gaceta de la propiedad industrial, México, noviembre de 1950, p. 1489. Cfr. también, Rangel Medina, David, ob. cit., p. 73.

[21] Véase Rangel Medina, David, “La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana”, en Actas de derecho industrial, España, 1984-1985, t. 10, pp. 35 y 60; y Rangel Ortiz, Horacio, “Notorious mark and prior use-recent mexican jurisprudence”, en Trademark world, Intellectual Property Publishing Ltd., London, junio de 1990, pp. 34 a 37.

[22] Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2002, p. 186.

[23] Texto original publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, con reforma publicada en el mismo medio informativo el 16 de enero de 1987.

[24] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

[25] Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.

[26] Lineamiento que rompe el principio de especialidad que rige las marcas notorias en otros países, pero que según Mauricio Jalife Daher, fue plasmado en nuestro país desde la Ley de Invenciones y Marcas, en las reformas de 1987 derivado de la pretensión del legislador por preservar los intereses del consumidor al ser expuesto a que el prestigio de una marca de estas características pueda orientar indebidamente su decisión de compra, Idem.

[27] Idem.

[28] Artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.

[29] Convenio de Paris (Acta de Estocolmo) adoptada en 1976; Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994 y los acuerdos comerciales suscritos con Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y el Salvador, entre otros.

[30] Grupo Bimbo, Grupo Modelo, y Casa Cuervo. Al que se sumaron Bacardí & Cia., Grupo Lala, The Coca-Cola Company, Televisa, Sabormex, Kraft Foods y Nestlé. Cfr. Alva Espinosa, Inti Alejandro, “La nueva protección de marcas notorias y famosas en México conforme a las reformas de la Ley de la Propiedad Industrial”, Propiedad intelectual en la integración económica de centroamérica, Secretaría de Integración Económica (SIECA), año 9, único número, enero-abril 2005, p. 48.

[31] Capítulo II Bis De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, artículos 98-bis a 98 bis-9 de la Ley de Propiedad Industrial, reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005.

[32] Artículos 98-bis-2 y 98-bis-4 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[33] Artículos 98-bis-1 y 98-bis-3 de la Ley de la Propiedad Industrial.